Con sentenza del 7/9/2020, il Tribunale di Milano torna sul tema dell’onere di effettiva utilizzazione dei marchi registrati. La controversia riguarda un marchio per profumi la cui originaria ideazione è fatta risalire a Gabriele D’Annunzio. Come noto, secondo il combinato disposto degli artt. 26 lett. c) e 24 Codice di Proprietà Industriale, un marchio registrato decade ove esso non venga utilizzato entro cinque anni dalla registrazione ovvero se l’uso venga sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni. La ratio della disposizione, è quella di impedire un monopolio sul mercato di segni distintivi per un periodo indefinito di tempo senza un loro uso effettivo per lo scopo per il quale sono destinati, cioè contraddistinguere presso il consumatore beni o servizi da quelli di altri operatori di mercato (c.d. statuto di libera appropriabilità dei segni distintivi sul mercato, ove non oggetto di effettivo da parte del loro titolare). L’onere di dimostrare l’uso effettivo di un marchio è in capo al titolare. Secondo quanto ribadito da ultimo dal Tribunale, al fine di assolvere tale onere e impedire la decadenza di un marchio non rilevano tuttavia gli “atti preparatori” al lancio del prodotto, in quanto atti puramente interni e non rivolti al pubblico. Ciò che occorre dimostrare è invece: i) un’effettiva distribuzione del prodotto presso il pubblico; ii) una presenza certa sul mercato capace di incidere sulla sfera dei concorrenti. Infine, nel confermare la decadenza per non uso del marchio oggetto di causa, il Tribunale ha negato altresì la rilevanza di eventuali impedimenti personali soggettivi dell’imprenditore come causa di giustificazione del mancato effettivo uso sul mercato del marchio.
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