Con sentenza n. 29574/2020 del 24/12/2020, la Corte di Cassazione si è espressa sulla legittimazione ad agire in giudizio per contraffazione di marchio negando che tale prerogativa possa essere riconosciuta a intermediari commerciali che agiscono in veste di meri distributori del prodotto marchiato.
Dissentendo da un proprio precedente relativo alla materia delle invenzioni industriali, la Suprema Corte ha così negato che l’attribuzione dell’azione di contraffazione a un soggetto diverso dal titolare del marchio o dal licenziatario da lui autorizzato, e in particolare a un intermediario commerciale che si limita a distribuire i suoi prodotti sul mercato in forza di un rapporto personale e obbligatorio, possa trovare fondamento normativo negli articoli 20 e 23 del Codice Proprietà Industriale, rispettivamente dedicati ai diritti conferiti dalla registrazione al titolare del marchio e ai rapporti tra licenziante e licenziatario.
Ad avviso della Corte, la nozione di contratto di distribuzione è infatti essenzialmente economica e può trovare espressione attraverso molteplici istituti contrattuali (compravendita, somministrazione, contratto estimatorio, agenzia), eventualmente combinati tra loro, o in formulazioni atipiche meritevoli di tutela secondo l’ordinamento, ma non attribuisce all’intermediario che rivende, colloca o distribuisce i prodotti di un imprenditore alcun diritto sui segni distintivi di costui.
Concludendo sul tema, la Corte ha ricordato inoltre come l’articolo 122-bis del Codice di Proprietà Industriale sia oggi espressamente dedicato al tema della legittimazione all’azione di contraffazione da parte del licenziatario di marchio. Tale norma prevede che, fatte salve le clausole del contratto di licenza (che possono quindi regolare in modo difforme la materia: vuoi limitando o escludendo il diritto, vuoi ampliandolo con il riconoscimento generalizzato della possibilità di agire in giudizio), il licenziatario possa avviare un’azione per contraffazione di un marchio soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Il titolare di una licenza esclusiva può tuttavia promuovere una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia un’azione per contraffazione entro termini appropriati. Inoltre, la citata disposizione consente al licenziatario di intervenire nell’azione di contraffazione avviata dal titolare del marchio per ottenere il risarcimento del danno da lui subito. #trademarks #contracts
